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来源：IPRdaily
作者：黄敏北京德恒（合肥）律师事务所
原投稿标题：商标先用权规则司法适用研究--采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷案评析
采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷一案自年启动至今已历时四年。该案号称当年安徽省第一大标的知识产权案件，也是年安徽省高院评选的省十大知识产权典型案例。作为该案件的一审、二审代理律师，作者通过本文将该案事实及相关法律问题作一客观陈述和评析，以飨读者。商标先用权规则司法适用研究
--采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷案评析
采蝶轩商标侵权及不正当竞争纠纷一案自年启动至今已历时四年。该案号称当年安徽省第一大标的知识产权案件，也是年安徽省高院评选的省十大知识产权典型案例。案件历经合肥市中院一审、安徽省高院二审，再到年最高院提审，年6月，最高院判决撤销合肥市中院和安徽省高院的一、二审判决。再审判决书内容除不正当竞争未支持、赔偿金额未全部支持外，几乎全部支持了原告在一审提出的诉请，对原告来说虽是一份迟到的正义，但终究让案件回归到法律的本质。该案涉及商标法中的诸多前沿问题，在理论和实务界也一直存在颇多争议。作为该案件的一审、二审代理律师，笔者通过本文将该案事实及相关法律问题作一客观陈述和评析，以飨读者。
[关键词]类似商品类似服务先用权商标共存
一、当事人情况
原告（二审上诉人、再审申请人）：梁或
原告（二审上诉人、再审申请人）：卢宜坚
被告（二审被上诉人、再审被申请人）：安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司
被告（二审被上诉人、再审被申请人）：合肥采蝶轩企业管理服务有限公司
被告（二审被上诉人）：安徽巴莉甜甜食品有限公司
二、案情简介
原告系第30类、第43类（第7版尼斯分类表42类）“采蝶轩CAIDIEXUAN”、“采蝶轩图形”等注册商标的商标权人。年1月1日，原告创办“中山市食品总公司采蝶轩”。年，原告为将公司改为直销方式，在石岐开办第一间西饼屋，并受中国传统的爱情故事“梁祝”——“彩蝶双飞，欣喜人间”的启发，创立了“采蝶轩CAIDIEXUAN”商标。年，原告开始在第30、42类申请注册“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”商标，注册号分别是第号及第号。年12月31日又在第30类的“蛋糕、面包、糕点、月饼”等商品上注册了第号“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”商标。年2月6日，原告又在第43类的“面包店、面包连锁店”等服务上申请注册第号“采蝶轩”、第号“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”商标。之后，原告又在多个类别注册了“采蝶轩”、“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”、“蝴蝶”等商标。根据《商标法》的规定，原告对“采蝶轩”、“采蝶轩CAIDIEXUAN及图”、“蝴蝶”等商标享有不容置疑的专用权。
被告一作为合肥“采蝶轩”食品的品牌运营商、母公司，于年6月8日成立，注册资本万元。被告二、三系合肥“采蝶轩”食品的销售商和生产商，均成立于年。经查，被告除了曾在35类注册过“采蝶轩”商标外，没有在其经营的产品和从事的服务上注册过“采蝶轩”商标。年以后，被告开始扩大经营规模，迅速在合肥及安徽周边城市开设分店，数量高达近家，现已成为安徽省著名的蛋糕企业集团。4年，原被告曾为第30类“采蝶轩”商标发生争议，后历经商标异议、复审，最终国家商评委支持了被告的请求，原告不服，将国家商评委诉至北京一中院，法院经过审理，撤销了国家商评委的裁定，被告不服，上诉至北京高院，北京高院经审理维持一审判决，原告胜诉。从那时起，原被告“知己知彼”。
原被告拥有商标及使用情况见下表：
三、当事人诉辩
1、原告诉称
原告称其生产的采蝶轩产品因用料上乘、口味独特,深受广大顾客的喜爱和好评，并因此获得诸多殊荣。“采蝶轩”产品通过遍布珠江三角洲地区的多家分店构成的销售网络，以优越的质量和周到的服务，以及各大媒体对“采蝶轩CAIDIEXUAN”等品牌的宣传推广，使得“采蝶轩CAIDIEXUAN”等商标广为人知，并且在食品行业树立了很高的知名度。正因为原告“采蝶轩”商标的知名度高，社会上一些不法分子就大肆加以抄袭、模仿，企图傍名牌、搭便车。近年，原告发现被告擅自在其店面和宣传该店的广告上，使用“采蝶轩CAIDIEXUAN”、“采蝶轩图形”作为商标，并在店面的宣传手册、面包、糕点、月饼等商品上使用“采蝶轩CAIDIEXUAN”、“采蝶轩图形”商标。
另查，被告还将原告的商标注册到自己的企业字号中，并进行突出使用。原告认为，三被告作为食品生产、销售商，应当熟悉全国食品品牌和食品行情。“采蝶轩CAIDIEXUAN”作为享誉全国的知名食品品牌，被告明知原告“采蝶轩CAIDIEXUAN”等商标的存在，明知该商标的知名度，却长期使用“采蝶轩”商标,其侵权主观故意明显，严重侵犯了原告的商标专用权，同时构成不正当竞争，给原告造成了巨大的经济损失，被告应承担停止侵权并赔偿损失等民事责任。
为打击商标侵权行为，维护市场秩序，保护自身的合法权益，原告根据《商标法》和相关法律法规及司法解释的规定向安徽省合肥市中级人民法院提起六项诉讼请求：1、判令三被告立即停止侵犯原告享有的“采蝶轩文字及图、蝴蝶”等商标专用权的行为；2、判令被告一、二立即停止使用（变更或注销）“采蝶轩”在企业名称中、“采蝶轩文字及图、蝴蝶”在网站中进行经营及不正当竞争行为；3、判令三被告立即拆除、销毁任何带有“采蝶轩文字及图、蝴蝶”的标识、招牌、海报、广告牌等宣传资料和产品外包装等；4、判令三被告公开在“采蝶轩食品集团”(
针对该问题，有观点认为：“首先，申请人主张其于年即开始使用‘采蝶轩’商标，实际上是指申请人曾任法定代表人的国有企业--‘中山市饮食总公司采蝶轩’成立于年。从申请人提供的证据来看，‘中山市饮食总公司采蝶轩’与申请人并无法律上的承继关系，‘中山市饮食总公司采蝶轩’在年以前是否在蛋糕、面包商品上使用过‘采蝶轩’商标，与申请人没有关系；其次，申请人主张其于年就开始使用‘采蝶轩’商标，实际上是指其于3年受让年注册的第号和第号注册商标。但是，第号和第号注册商标所核定的商品或服务并不包含本案系争的蛋糕或面包商品以及面包店，申请人不能据此主张其在蛋糕、面包商品或面包店上早于被申请人使用；再根据被申请人提供的证据来看，首先，被申请人于年开始就在相同的蛋糕、面包商品上使用‘采蝶轩’商品，早于申请人第号商标的申请日年12月31日；其次，在申请人第号商标的申请日年12月31日之前，被申请人在合肥地区已经有数家直营门店并已在当地获得一定荣誉，已经具有一定影响，实际上，在先使用抗辩中的‘有一定影响’这一要求不用太高，远低于驰名商标的要求，甚至应低于知名商品的要求；再次，被申请人的使用具有善意，从被申请人提供的资料来看，被申请人的‘采蝶轩’品牌创意并非来源于申请人，而且在合肥当地，申请人从来没有经营活动，不具备任何知名度，被申请人没有攀附其商誉的可能和必要。”
最高人民法院认为，本案被诉侵权行为发生在现行商标法修正前，因此应适用1年修正的商标法。1年修正的商标法对于商标侵权诉讼中的在先使用抗辩问题并未作出明确规定。年修正的商标法在第五十九条第三款中，对于在先使用问题作出了具体规定，即商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。从上述规定来看，构成在先使用的条件是先于商标注册人使用并具有一定影响，因此即使参照现行商标法的规定，被申请人和巴莉甜甜公司对被控侵权标识的使用，也不构成在先使用。因为，第号和第号注册商标的申请日分别是年7月3日和年7月6日，这两个注册商标的申请日均早于采蝶轩集团公司的前身合肥采蝶轩公司成立的年6月8日，也即被申请人对于被控侵权标识的使用，晚于前述两个注册商标的申请日；即使如原审法院所认定的前述两个注册商标与被控侵权标识不构成类似商品和服务，也即不考虑前述两个注册商标对在先使用判断的影响，在第号注册商标的申请日，即年12月31日前，采蝶轩集团公司当时只有5家门店，且3年的销售额只有7.58万元，也难言具有一定影响。同理，采蝶轩集团公司对于其企业字号的商标性使用也没有在先使用的权利。故此，原审法院认定被申请人和巴莉甜甜公司具有在先使用的权利，没有事实根据，本院予以纠正。
4、关于采蝶轩服务公司在店铺门头使用“采蝶轩”标识和被告对企业名称的使用是否构成侵权问题
最高人民法院认为，原审法院认定采蝶轩服务公司在面包店铺门头使用采蝶轩标识是对其于6年5月7日受让的注册在第35类“推销（替他人）”的“采蝶轩”服务商标的正当使用，不构成侵权。本院认为，在《类似商品和服务区分表》中，面包店的服务类别属于第43类，采蝶轩服务公司在面包店铺门头上使用“采蝶轩”标识，不是对于其注册在第35类的“推销（替他人）”的服务商标的使用，因而不能构成正当使用。采蝶轩服务公司认为其在店铺门头上使用“采蝶轩”标识，是对于其在先注册的企业名称中的“采蝶轩”字号的合理使用。本院认为，如前所述，安徽采蝶轩公司的成立时间晚于第号和第号注册商标申请日，因此不存在其在先注册“采蝶轩”企业名称问题。商标案件适用法律解释第一条第一项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第五项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。采蝶轩服务公司虽然注册了“安徽采蝶轩服务有限公司”的企业名称，但在实际使用中并没有规范使用，而是突出使用了“采蝶轩”字样，并使用在与涉案注册商标相同或类似的服务上，容易导致相关公众的混淆、误认，因此，采蝶轩服务公司突出使用其企业字号的行为侵犯了涉案六个注册商标专用权，依法应承担相应的民事责任。
同理，采蝶轩集团公司在与涉案注册商标相同或类似的商品和服务上使用“采蝶轩集团”字样，采蝶轩服务公司使用“合肥采蝶轩”字样，不是对企业名称的规范使用，系突出使用了“采蝶轩”字样，容易导致相关公众的混淆、误认，该行为亦侵犯了涉案六个注册商标专用权，被申请人依法应承担相应的民事责任。
（二）关于原告提起不正当竞争之诉主体是否适格的问题
最高人民法院认为，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款、第三款规定，本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人。梁或、卢宜坚是涉案注册商标权人，其认为被申请人和巴莉甜甜公司的行为侵犯了涉案注册商标专用权，构成不正当竞争，即可以据此提起诉讼，其诉讼主体资格的有无，不能仅据其是否系具体的涉诉商标产品的实际经营者来判断。原审法院认定梁或、卢宜坚与被申请人和巴莉甜甜公司不具有竞争关系，不符合提起不正当竞争之诉的主体要件，没有法律依据，本院予以纠正。
（三）关于本案侵权责任的承担问题
1、关于侵权损害赔偿问题
有学者观点认为：“我国民事侵权的赔偿责任主要适用‘填平原则’，即立足于弥补权利人的损失，而非使之成为不正当谋利的手段。实际上，年5月1日新修改后的《商标法》第63条亦对侵犯商标专用权的赔偿数额的计算方式选择做出了顺序上的规定。从本案证据材料来看，在本案诉讼发生前，申请人从未在安徽合肥地区有过任何宣传或经营活动，因此，由于面包店提供新鲜烘焙产品、保质期一般只有3-5天，因此具有较强的地域性，被申请人在安徽合肥地区的经营活动，并不会给申请人在广东地区的市场造成影响。从这一角度来说，申请人实际上并未因为被申请人在安徽合肥地区的经营活动受到任何实际损失。同时，针对申请人在本案中主张的第号和第号注册商标，申请人没有提供证据证明其迄今已经在相关核定商品或服务上使用过这两枚注册商标。没有使用，损失更无从谈起。”
最高人民法院认为，根据商标法第五十六条第一款、第二款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。对于本案的损害赔偿数额，本院根据被申请人和巴莉甜甜公司实施侵权行为的性质、期间、后果以及涉案商标的声誉等情况，酌定确定被申请人和巴莉甜甜公司赔偿申请人经济损失50万元及合理开支。
2、关于消除影响问题
最高人民法院认为，消除影响是侵犯人在其侵权行为不良影响范围内承担消除对受害人不利后果的民事责任方式。涉案商标经过多年使用，在相关公众中具有一定的知名度，被申请人和巴莉甜甜公司的行为足以使相关公众混淆被控侵权标识与涉案商标，并误认为被申请人和巴莉甜甜公司与涉案商标所提供的服务具有特定联系，给涉案商标造成了损害。鉴于被申请人和巴莉甜甜公司的侵权行为主要集中在安徽地区，故梁或、卢宜坚要求其在安徽地区消除影响，并无不当。对于消除影响的方式，本院认为，由被申请人和巴莉甜甜公司在其网站和《安徽日报》上登载声明，即足以达到消除影响的目的，对于该诉讼请求予以支持。
七、结语
由于该案具有一定的复杂性和专业性，案件一、二审结果公布以后，实务界、理论界对该案都给予了高度的白癜风治疗的有效方法北京治疗白癜风最好的医院在哪里
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